O autorze
Topowicze stanowią grupę Absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization. Działając jako Absolwenci powołaliśmy Stowarzyszenie Top 500 Innovators, które dzisiaj skupia 230 innowatorów w całej Polsce. Określiliśmy naszą wizję jako „Lider opinii i dobrych praktyk w obszarze współpracy nauki i biznesu”.

Stanowimy interdyscyplinarną platformę współpracy między przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, m.in. w Stanford University, University of California, Berkeley oraz Cambridge. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu, komercjalizacji badań naukowych. Jesteśmy także organizacją opiniotwórczą, którą chce kształtować krajobraz innowacji w Polsce. Więcej o Nas znajdziesz na naszej stronie.

Ewaluacja portfolio praw własności przemysłowej startupu - formalność, czy krytyczny element decyzji o inwestowaniu?

unsplash.com/@flenjoore
Kwestie związane z ochroną wynalazków najczęściej rozpatruje się z perspektywy uprawnionego do uzyskania patentu albo nawet z perspektywy Twórcy i jego słusznego interesu. Nieco inną perspektywę mają inwestorzy. Przed podjęciem decyzji o inwestycji, portfolio patentów i zgłoszeń patentowych startupu ubiegającego się o finansowanie warto poddać analizie pod kątem tego, czy faktycznie zapewnia monopol we właściwym zakresie.

Wysłuchawszy prezentacji firmy ubiegającej się o finansowanie i zawiesiwszy oko na business planie inwestor zadaje wnikliwe pytania. Zwykle, jeżeli poważnie rozważa zaangażowanie kapitałowe, trzecie zadane przez niego pytanie dotyczy ochrony patentowej. W zasadzie jest to raczej seria pytań: jakie zidentyfikowano wynalazki, które mogą podlegać ochronie? Czy jakiś wynalazek został zgłoszony? Kiedy został zgłoszony? Czy uzyskano patent? W jakich krajach dokonano zgłoszeń? Odpowiedzi na te pytania dostarczają istotnych informacji dotyczących oczekiwanego zwrotu z inwestycji i ryzyka z nią związanego. Przed zadaniem tych pytań warto je nieco usystematyzować, a udzielając na nie odpowiedzi warto mieć na uwadze to, do jakich wniosków te odpowiedzi mogą doprowadzić.

Rzeczywista ochrona, czy tylko zgłoszenie lub patent?

W związku z tym, że jest prawdą powszechnie znaną, iż potencjalny inwestor zada pytanie o ochronę patentową, firma poszukująca finansowania zwykle jest w stanie pochwalić się w swoim portfolio przynajmniej jednym zgłoszeniem patentowym i wykazywać, że uzyskanie patentu (niemal pewne) zapewni jej wyłączność na czerpanie pożytków z niszy rynkowej, którą ten produkt ma wypełnić.
Ustalenie, czy tak jest w istocie nie jest już taką prostą sprawą i bezwzględnie wymaga analizy dokumentacji zgłoszeniowej oraz informacji o produkcie i business planu. W szczególności trzeba ocenić, czy żądany na etapie zgłoszenia zakres ochrony będzie obejmował produkt przedstawiony w business planie.


Czy wybrany sposób ochrony jest właściwy i kompletny?

Istotą stosowania praw własności przemysłowej jest zapewnienie uprawnionemu monopolu w obszarze, który generuje jego zyski. W przypadku firm innowacyjnych z reguły przyjmuje się, że ich przewaga rynkowa zasadza się na określonej przewadze technologicznej. To może, ale nie musi być prawda. W wielu wypadkach wygląd produktu lub sposób jego identyfikacji jest równie ważny albo nawet ważniejszy. W takiej sytuacji nie należy się ograniczać do ochrony patentowej, ale również występować o wzory przemysłowe i znaki towarowe. Oceniając portfolio praw własności przemysłowej trzeba poddać dokumentację zgłoszeniową i business plan krzyżowej analizie.

Jakie są szanse na uzyskanie ochrony?

Nakłady potrzebne na ocenę szans na uzyskanie ochrony oraz współczynnik ufności tej oceny zależą od zaawansowania procedury zgłoszeniowej. Oceniając zgłoszenie pod tym kątem warto zapoznać się ze wszystkimi pismami przysłanymi w sprawie zgłoszenia przez organy własności intelektualnej. W tych pismach eksperci urzędów patentowych wskazują dokumenty relewantne dla oceny zdolności patentowej, ujawniają ewentualne przeszkody w uzyskaniu patentu, a czasami nawet wskazują, jakie zmiany w dokumentacji mogłyby ich przekonać do udzielenia patentu. Jeżeli procedura zgłoszeniowa jest na tak wczesnym etapie, że takich pism nie ma, zawsze można zlecić poszukiwanie w stanie techniki i ocenę zdolności patentowej wynalazku.
Dobrze jest również zapoznać się z czynnościami podejmowanymi przez Zgłaszającego w toku postępowania. Zwłaszcza w procedurze PCT (międzynarodowa procedura zgłoszeniowa możliwa dzięki Układowi o Współpracy Patentowej), po decyzjach i wnioskach Zgłaszającego, można niekiedy poznać, czy sam wierzy w produkt i wynalazek na tyle by ponosić koszty czynności będących przedmiotem wysokich opłat urzędowych. Przykładowo, jeżeli raport z poszukiwań z opinią w postępowaniu międzynarodowym jest niekorzystny, a Zgłaszający decyduje się na złożenie wniosku o międzynarodowe badanie wstępne, modyfikuje dokumentację i składa obszerną argumentację, można domniemywać, że wierzy w swoje racje. Jeżeli nie, to można podejrzewać, że zapał Zgłaszającego nieco ostygł.

Na jakim terytorium ochrona będzie obowiązywać?

Patenty zaliczają się do praw o terytorialnym charakterze – udzielone są ważne tylko na określonym obszarze, zwykle w danym państwie. Co za tym idzie - jeżeli Zgłaszający chce wystąpić o ochronę w więcej niż jednym kraju, powinien dokonać zgłoszenia w więcej niż jednym kraju - bezpośrednio lub za pomocą jednej z dostępnych procedur ponadnarodowych.

Jakie są i czy jeszcze istnieją możliwości rozwoju portfolio?

Na wczesnych etapach procedury krajowej procedury zgłoszeniowej można skorzystać z prawa do pierwszeństwa i dokonać zgłoszeń w innych krajach. Podobnie, w pierwszej fazie międzynarodowej procedury zgłoszeniowej można wybrać państwa, w których zgłoszenie międzynarodowe wejdzie w fazę krajową. Te możliwości terytorialnego rozwoju zgłoszenia trzeba zidentyfikować możliwie najwcześniej i ewentualnie zabezpieczyć budżet potrzebny by z nich skorzystać.
W produkcie można zastosować więcej niż jeden patentowalny wynalazek, więc produkt może być chroniony więcej niż jednym patentem. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w toku prac nad udoskonalaniem produktu, już po pierwszych zgłoszeniach patentowych powstają udoskonalenia, które też mogą mieć zdolność patentową. Podejmując decyzję o inwestycji warto pochylić się nad tą kwestią przeprowadzając wywiad z osobą odpowiadającą za rozwój produktu.

Podsumowując, warto zauważyć, że zgadzając się, że portfolio patentowe jest istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w firmę technologiczną należy się też zgodzić, że właściwa ocena tego portfolio powinna być jednym z kluczowych elementów procesu decyzyjnego, a nie formalnością. Do właściwego przeprowadzenia tej oceny potrzeba profesjonalizmu za równo po stronie inwestora jak i po stronie uprawnionego. Warto przy tym zaznaczyć, że portfolio patentowe jest elementem zmiennym w czasie, a jego utrzymanie i rozwój wymagają podejmowania określonych czynności w określonych terminach. Czynności te warto zaplanować i uwzględnić już w procesie decyzyjnym. Warto też podkreślić, że ocena portfolio nie musi się ograniczać do patentów i bywa określana różnymi terminami: audyt IP, ewaluacja własności przemysłowej, zapożyczonym z języka angielskiego: IP due diligence etc. Ponieważ zespół kompetencji potrzebnych do przeprowadzenia tego rodzaju analiz jest dość specyficzny, wykracza znacznie poza standardowe szkolenie będące częścią aplikacji radcowskiej, czy adwokackiej - potrzeba do tego rzecznika patentowego, który kompetencje w zakresie praw własności przemysłowej łączy z wiedzą techniczną umożliwiającą zrozumienie działania i mechanizmów ochrony produktu.


dr inż. Marek Bury

Prezes Zarządu
Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o. o.
Europejski Rzecznik Patentowy
Polski Rzecznik Patentowy

Trwa ładowanie komentarzy...